THE E.U. TRADE SECRETS DIRECTIVE: OVERVIEW OF THE KEY PROVISIONS AND OF TRANSPOSITION IN BELGIAN LAW

 

 

On June, 8,  2016 the European Parliament and the European Council have adopted the directive 2004/48/EG on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets). This directive must be implemented in the national laws of the member states  by June, 9,  2018.

Art. 39 of the TRIPS agreement, entered into between the WTO members (including all E.U. member states), already obliges the member states to protect undisclosed business information. Still, the protection of trade secrets in the national laws of most member states is patchy at best. Many of them do not even have a legal definition of what trade secrets are. Sweden would be the only country that has a specific trade secrets protection act. There are also major differences in the levels of protection offered by the member states and of the enforcement remedies that are available to the trade secret owners.

This diversity contrasts with the situation in the  U.S., where since 1979 most of the states, with the notable exceptions of Texas and New-York, have adopted the Uniform Trade Secrets Act.

The directive 2004/48/EG obliges the member states to protect trade secrets against unlawful acquisition, use and disclosure. It aims at a comprehensive harmonization, making the protection of trade secrets in the laws of the member states much more similar in the near future. However, the directive allows the member states to provide for farther reaching enforcement remedies subject to the respect of the rules that protect third party rights.

The directive defines trade secrets as information :  (1) that is not generally know; (2) that therefore has commercial value; and (3) for which the controller of the information has taken reasonable steps to keep it secret (art. 2).

The member states are instructed to introduce in their national laws the possibility for the trade secrets owners to obtain cessation orders as well as indemnities.

The directive 2016/943 also orders the member states to include in their court proceedings  measures for the protection of trade secrets that  are the subject of these proceedings.

It is important to note that trade secrets are explicitly not deemed to be intellectual property rights. Trade secrets are hence not available for exclusive appropriation (and cannot be the subject of rights in rem ). Anyone can develop the same trade secret as long as it is developed lawfully.

The directive 2004/48/EG on the enforcement of intellectual property rights has not been made directly applicable to trade secrets. However, the new directive does contain a certain number of provisions that are inspired by the enforcement directive. As mentioned, member states can opt for a more extensive protection of trade secrets.

 

 

 

THE KEY PROVISIONS OF THE DIRECTIVE

 

Art. 2: definition of trade secrets

For information to be protected as trade secrets, the following conditions have to be met:

(1) the information must be secret in the sense that it is not generally known among or readily accessible to persons within the interested circles;

(2) it has commercial value because it is secret;

(3) it has been subject to reasonable steps by the person lawfully in control to keep it secret.

 

Art. 3: reverse engineering authorised

The acquisition of a trade secret by observation, study, disassembly or testing of a  product that has been made available to the public shall be considered lawful. Straightforward reverse engineering is not forbidden by the directive.

 

Art. 4: unlawful acquisition, use and disclosure

The following is considered unlawful :

  • The acquisition of the trade secret without the consent of the trade secret holder through unauthorized access or other conduct contrary to honest commercial practices;
  • The use or disclosure of a trade secret without the consent of the trade secret holder by a person who has acquired the trade secret unlawfully or in breach of a confidentiality agreement or another (contractual) obligation to limit the use of the trade secret;
  • The acquisition, use or disclosure of the trade secret whenever a person knew or ought to have known that the trade secret had been obtained directly or indirectly from a person who was using or disclosing the trade secret unlawfully.

 

Art. 7 : abuse of process

The member states shall ensure that the judicial authorities shall apply appropriate measures against trade secret proceedings that are initiated abusively or in bad faith.

 

Art. 8 : limitation period

It is left to the member states to decide on the limitation periods applicable to the claims and actions provided for in the directive. The duration of the limitation period shall not exceed 6 years.

 

Art. 9 : preservation of confidentiality of trade secrets in the course of legal proceedings

Parties to proceedings related to the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret are not permitted to use or disclose any trade secrets they know of as a result of their participation in these proceedings if the courts, on reasoned request of a party, have identified such information as confidential.

The courts can restrict the access to the trade secrets to a limited number of persons with a minimum of one natural person for each party and their respective lawyers or other representatives.

 

 

Art. 10/12 : provisional and precautionary measures

Member states shall provide for following precautionary measures against the alleged infringer: (1) the cessation or the prohibition of the use or disclosure of trade secrets, (2) the prohibition of the production or sales of the infringing goods, (3) the seizure or delivery of the infringing goods. The granting of these measures is conditional on the provisioning of reasonable evidence by the applicant.

 

 

Art. 12/13: injunctions and corrective measures

 When a court decision on the merits of the case  finds that there has been unlawful acquisition, use or disclosure of trade secrets, the court must have the possibility to order l measures such as  the cessation of the disclosure or use of the trade secret or the recall of the infringing goods. When deciding these measures, the courts will take into account  the value or other specific features of the trade secret, the impact of the unlawful use or disclosure of the trade secret or the legitimate interests of third parties. These measures can be revoked, e.g., if the information no longer meets the requirements for trade secrets for reasons that cannot be attributed to the defendant. These measures can also be replaced with financial compensation to the injured party. In the absence of specific circumstances  these measures shall be at the expense of the infringer.

 

Art. 14: compensation

National transposition laws must include the possibility to order the infringer who knowingly has been engaging in the unlawful acquisition, use or disclosure of trade secrets to pay the trade secret holder appropriate damages. The member states can limit the liability for damages due by employees to their employers when they have acted without intent. The damages can be set as a lump sum that is equal to the royalties or fees  that would have been due had the infringer requested authorization to use the trade secret.

 

 

PROGRESS MADE ON TRANSPOSITION IN BELGIAN LAW

A first draft of the Belgian transposition law has been prepared and has been submitted to the Council for Intellectual Property, and advisory body instructed by the ministry of economics.  As far as known the draft itself has not been published.

From the advice of the Council for Intellectual Property it appears that the directive will be transposed into Belgian law through the insertion of a new title 8/1 and 9/1 in Book XI of the Code of Economic Law that will be called “Intellectual property and trade secrets”. There will also be a few changes to the Judiciary Code.

The most important comments of the Council concern matters of enforcement. The Council recommends allowing cessation orders for the future acquisition of a trade secret but is opposed to cessation orders against intermediaries (as is possible for the enforcement of intellectual property rights).

The standard used for awarding damages would be the standard for extra-contractual liability.

The council also advises against increased liability and sanctioning in case of bad faith such as provided for in Book XI, art. 335 (Code of Economic Law) for infringement of intellectual property rights.

Stil faillissement afgevoerd uit het wetsontwerp  ‘Insolventie van Ondernemingen’.

De Minister van Justitie heeft gisteren, 28 juni, aangekondigd het stil faillissement uit het wetsontwerp op de Insolventie van de Ondernemingen te halen na een  arrest van het Europees Hof van Justitie  (C:2017:489 inzake FNV tegen Smallsteps BV) van 22 juni in een zaak waarin een zogenaamd pre-pack (of stil)  faillissement aan de orde was.

 

Het pre-pack faillissement (of stil faillissement) was één van de innovaties van het op 20 april ll.  in de Kamer neergelegde wetsontwerp voor een nieuwe faillissementswet (art. XX.33 e.v.)  Volgens dit ontwerp kan een schuldenaar die meent in staat van faillissement te verkeren de rechtbank vragen ‘precuratoren’ en een rechter-commissaris aan te wijzen die ingeval van faillietverklaring ook zullen worden aangewezen als curatoren en rechter-commissaris. Deze aanwijzing wordt maar toegekend indien dit de kans op aantasting van de activa of van de werkgelegenheid vermindert en ze wordt niet bekend gemaakt. De bedoeling is de waarde van de onderneming niet in het gevaar te brengen. Bij toekenning van de aanvraag dient de schuldenaar een voorstel voor overdracht aan een derde en een doorstart van de onderneming na het faillissement te doen aan de precurator.  De precurator moet de haalbaarheid van dit voorstel nagaan met de bedoeling dit plan na het faillissement uit te voeren.

 

Bij overdracht van een onderneming is de regel dat de arbeidsovereenkomsten met de daaraan verbonden en verworven rechten eveneens overgaan. In geval van faillissement wordt op deze regel een uitzondering gemaakt. De prejudiciële vraag die het Hof voorgelegd kreeg was of een pre-pack (die door de Nederlandse rechtspraak was ontwikkeld – ook in Nederland is er een wet in voorbereiding maar die is nog niet aangenomen) onder deze uitzondering valt. Het Hof meende van niet omdat een pre-pack niet de liquidatie van de onderneming beoogt maar, integendeel de voortzetting ervan, zodat noch kan verklaard worden, noch kan gerechtvaardigd worden dat bij een volledige of gedeeltelijke overgang van de betrokken onderneming haar werknemers van hun rechten worden beroofd.

 

Het Hof stoelde haar beslissing verder ook nog op de overweging dat de pre-pack geen enkele grondslag in de betrokken nationale wettelijke regeling heeft en in zoverre dus niet uitgevoerd wordt onder toezicht van de rechtbank.

 

Dit laatste argument zou uiteraard niet meer (volledig) opgaan eens het stil faillissement wettelijk geregeld zou zijn. Het eerste argument, dat de pre-pack de continuïteit van de onderneming beoogt en niet de liquidatie ervan, laat niet na een beetje te verbazen omdat uiteindelijk ook bij een pre-pack de liquidatie van de vennootschap-schuldenaar beoogd wordt, zij het na de overdracht van de ondermeming en met de opbrengst ervan. Het onderscheid tussen een pre-pack en een traditioneel faillissement lijkt toch daar niet te liggen maar het Hof vond ruggesteun in de conclusie van de Advocaat-Generaal en in haar eigen precedenten.

 

In ieder geval roept het stil faillissement vragen op omdat het nu wel heel verleidelijk zou geworden zijn om elke herstructuring in te kleden als een faillissement. Anderzijds kan het in sommige gevallen wellicht jammer zijn dat de mogelijkheid tot een voorbereid faillissement niet door de wet voorzien zal zijn. Een wettelijke regeling voor een stil faillissement vergt ongetwijfeld een zeer wankel evenwicht dat voorlopig nog niet gevonden blijkt te zijn.

SELECTIEVE BETALINGEN BIJ INSOLVENTIE

 

Een onderneming met een kastekort zal de betaling van sommige van haar schuldeisers uit moeten stellen hoewel ze mogelijks andere schuldeisers nog wel kan betalen.

Hoewel dergelijke selectieve betaling voor de niet-betaalde schuldeisers onrechtvaardig kan overkomen is ze niet onrechtmatig. Vennootschappen beslissen in beginsel autonoom over de volgorde waarin ze hun schuldeisers voldoen en selectieve betalingen zijn daarom in se niet problematisch. Een zorgvuldig bestuurder of ondernemer moet integendeel heel bewust selecteren wie hij met de voorhanden zijnde middelen kan betalen en wie zal moeten wachten.

Toch zullen selectieve betalingen onder omstandigheden kunnen worden aangevochten, zeker indien ze kort voor de insolventie verricht worden. Het eerste in het vizier komen betalingen van nog niet vervallen schulden en betalingen aan verbonden vennootschappen of personen.

Dergelijke selectieve betalingen kunnen worden aangevochten in een pauliaanse vordering (art. 17 e.v. Faill. W. en art. 1167 B.W.). Ze kunnen ook strijdig zijn met het vennootschapsbelang. Deze laatste rechtsgrond, evenals de aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders, staat niet open voor individuele schuldeisers maar zal aan de curator toekomen (met een theoretisch voorbehoud voor de zijdelingse vordering).

 

IN EEN PAULIAANSE VORDERING

De actio pauliana kan worden ingesteld door een schuldeiser tegen een handeling waardoor zijn schuldenaar zich ten voordele van derden bedrieglijk verarmt of zijn vermogen bezwaart. Indien de vordering wordt toegekend is die handeling aan de vorderende schuldeiser niet tegenstelbaar en kan hij bvb. nog altijd uitvoeren op het vermogensbestanddeel van zijn schuldenaar ook al bevindt zich dat nu bij de derde begunstigde.

Selectieve betaling veronderstelt ook selectieve wanbetaling. Voor de niet betaalde schuldeiser is de wanbetaling uiteraard slecht nieuws maar ook de betaling door zijn schuldenaar aan een andere schuldeiser komt hem niet goed uit omdat daardoor het vermogen van zijn schuldenaar vermindert. Vandaar het belang van de actio pauliana als rechtsmiddel tegen selectieve betaling.

De actio pauliana vereist een benadeling van de schuldeisers van de vennootschap (het verminderen van hun verhaalsmiddelen op het vermogen van de schuldenaar door ofwel een vermindering van dat vermogen, een vermindering van de uitvoerbaarheid of een verlaging in rangorde) (materieel bestanddeel), die bedrieglijk is (intentioneel bestanddeel).  Voor het intentioneel bestanddeel is zowel bij de schuldenaar als bij de tegenpartij van de schuldenaar kennis van die benadeling en van de nakende insolventie vereist.

De kennis van de benadeling, het eerste onderdeel van het intentioneel element, wordt meestal als bewezen beschouwd indien de benadeling het gevolg is van een abnormale handeling. Dat is een handeling die niet past in de normale bedrijfsvoering van de schuldenaar.

De voorwaarde van kennis (of vereiste kennis) van de nakende insolventie, het tweede onderdeel, is in wezen een vraag naar het tijdstip waarop die kennis aanwezig was (of had moeten zijn). Het bepalen van dat tijdstip is een nog niet volledig in kaart gebracht territorium waarin volgens sommige bronnen ook de omvang van de benadelende transacties in rekening moet worden gebracht. Er wordt soms zelfs beweerd dat het voldoende is dat er een voorzienbaar realistisch risico op insolventie is opdat de voorwaarde van kennis (of vereiste kennis) van de nakende insolventie vervuld zou zijn.

Selectieve betalingen die abnormale handelingen zijn (betalingen aan insiders, betalingen die niet aan arm’s length gebeuren, ook betalingen wegens niet vervallen schuld zouden hieronder vallen –hoewel dit mijns inziens niet zo vanzelfsprekend is) kunnen op die manier niet tegenwerpelijk gemaakt worden.

Bestuurders die handelingen stellen die beantwoorden aan de voorwaarden van de pauliana, kunnen bovendien persoonlijk aansprakelijk zijn jegens de benadeelde schuldeisers in de mate dat deze niet volledig schadeloos zouden zijn gesteld door de uitkomst van de actio pauliana.

 

OP GROND VAN HET VENNOOTSCHAPSBELANG

Selectieve betalingen kunnen strijden met het vennootschapsbelang. De verplichting voor de bestuurders in het belang van de vennootschap te handelen is de essentie van hun mandaat. Het vennootschapsbelang is het belang van de vennootschap als voortdurende zelfstandige entiteit. Het belang van de vennootschap valt dus niet louter samen met het belang van de aandeelhouders.  Bij een vennootschap in volle going concern zal het belang van de schuldeisers geen belangrijk element zijn voor de bepaling van wat het vennootschapsbelang is. Deze twee zullen zelfs wat tegenstrijdig zijn.  Bij een vennootschap die op een faillissement afstevent bestaat de vennootschap voornamelijk nog slechts tot onderpand van haar schuldeisers.  Het vennootschapsbelang zal dan nagenoeg samenvallen met het belang van de schuldeisers van de vennootschap.

Naarmate het vennootschapsbelang het belang van de schuldeisers wordt, zal de beoordelingsruimte van de bestuurders beperkter worden. Hun mandaat is dan het zoveel mogelijk in stand houden van het actief op de korte termijn. De marginale toetsing zal strenger zijn omdat het perspectief of de finaliteit waarin de bestuurders hun beslissing moeten nemen fors ingeperkt wordt. Bij een beslissing tot selectieve betaling (en dus tot selectieve wanbetaling) zal het bestuur oog moeten hebben voor de belangen van de bestaande schuldeisers.

De vraag is: vanaf wanneer weegt het schuldeisersbelang zwaar door? Is dat vanaf het ogenblik waarop het faillissement waarschijnlijk onafwendbaar is? In dat geval bezorgt het vennootschapsbelang de schuldeisers niet meer beschermtijd dan de pauliaanse vordering behoudens voor betalingen die ook onder een volle going concern opvatting strijdig zijn met het vennootschapsbelang.

Men kan ook verdedigen dat al eerder een invulling moet worden gegeven aan het vennootschapsbelang die ook rekening houdt met de belangen van de schuldeisers. Op een bepaald moment zal het duidelijk zijn dat een structurele ingreep in de vennootschap nodig is en dus dat de schulden moeten herschikt worden en/of dat er bijkomende middelen moeten aangetrokken worden. Het is wellicht moeilijk onder die omstandigheden volledig abstractie te maken van de belangen van de schuldeisers bij het invullen van het vennootschapsbelang.

Anderzijds is het evenmin wenselijk, ook niet voor de schuldeisers, om over een nodeloos lange periode onzekerheid te laten bestaan over de vrijheid die bestuurders hebben bij het nemen van betalingsbeslissingen. Bestuurders zouden dan, zeker als ze niet zelf een belangrijke aandeelhouder zijn, beslissingen kunnen nemen die niet in het belang van de vennootschap zijn maar in het belang van het vermijden van de eigen aansprakelijkheid. Sommige literatuur neemt daarom het standpunt in dat het bestuur enkel aansprakelijk zal zijn indien de weigering om een schuldenaar te betalen louter geïnspireerd zou zijn door private overwegingen van de bestuurders. Dit is een duidelijke maar zeer (wellicht te)  restrictieve aflijning.

Er is dus geen klaar antwoord op de vraag vanaf wanneer het schuldeisersbelang zwaar doorweegt en bestuurders doen er dus goed aan er rekening mee te houden dat dit reeds het geval zou kunnen zijn van zodra een herstructurering van de schuld in zicht komt.

Uit de miskenning van het vennootschapsbelang zullen schuldeisers echter normaal geen vordering halen die hun persoonlijke verhaalsrechten rechtstreeks herstelt. Deze vordering zal door de curator moeten ingesteld worden.

 

Meer lezen:

  • Lore Mariën en Joeri Vananroy, “Fraus en schuldeisersbenadeling in het ondernemingsrecht”, , in ‘Fraus omnia corrumpit: mogelijkheden en moeilijkheden in het privaatrecht’, 2014.
  • M. Bartman: “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve wanbetaling”, Ars Aequi 2011, p. 126-129.

Hoe meer weten over uw slechte betalers?

Het gebrek aan financiële informatie over een schuldenaar is vaak heel vervelend. Zeker gewone, niet bevoorrechte, schuldeisers hebben dikwijls niet voldoende toegang tot informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De wet biedt een aantal mogelijkheden om informatie in te winnen die wellicht niet genoeg gebruikt worden. Lees meer

De aansprakelijkheid van de licentiegever

Een licentiegever kan soms aansprakelijk gehouden worden door de eindgebruiker van het product dat onder zijn licentie gemaakt wordt. In licentieovereenkomsten probeert de licentiegever zich daar vaak tegen te beschermen. Wat zijn de kansen op effectieve aansprakelijkheid en is de manier waarop licentiegevers zich het vaakst beschermen ook de meest effectieve? Lees meer

Aansprakelijkheid bij herstructurering.

Het Franse Hof van Cassatie heeft recent (12 mei) een arrest geveld in een opmerkelijke zaak van aansprakelijkheid voor herstructurering. Een chemische groep (RP) had al zijn chemische activiteiten verzelfstandigd in en onder een nieuw opgerichte vennootschap (Rhodia). In Rhodia werden zowel aanzienlijke activa ingebracht, als pensioens- en milieu aansprakelijkheden. Rhodia werd verkocht aan een Belgische groep en vervolgens vorderde het schadevergoeding van de voormalige Franse moeder omdat ze bij de oprichting niet voldoende vermogen zou tegenover de aansprakelijkheden zou gesteld hebben.

De vordering werd in alle aanleggen afgewezen en ook het cassatieberoep werd verworpen. Het arrest en de zaak roepen echter een aantal interessante vragen op, ook naar Belgisch recht.

Lees meer

Wat mogen bestuurders “er bij doen”?

Begin deze week was er een kleine opstoot omdat de voorzitter van de raad van bestuur van de Delhaize groep ook ‘senior advisor’ zou zijn van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan die Ahold, een potentiële overnemer van Delhaize, adviseert. De vraagt die zich stelde was of het wel verenigbaar is om bestuurder te zijn en adviseur (van een adviseur van) een mogelijke overnemer van de vennootschap. De wet voorziet geen absolute onverenigbaarheid maar dat betekent niet dat alles toegelaten is.
Lees meer

Mag de politie je smartphone lezen?

Het Belgische Hof van Cassatie en het (Nederlandse) Gerechtshof Arnhem Leeuwarden moesten beiden recent beslissen over het recht van de politie om in beslag genomen smartphones te lezen. Op vergelijkbare wettelijke basis besliste het Hof van Cassatie voor en het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden tegen. Volgens Cassatie verandert de nieuwe technologie juridisch niets, terwijl het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden aan de veranderde technologie wel veel belang hecht. Bovendien houdt het Gerechtshof ook rekening met de beperkende werking van art. 8 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (recht op privacy). Lees meer

Update Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen

De aankomende Europese richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen (richtlijn 2004/48) beoogt te komen tot een relatief uniforme bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie.

Aangezien het om een richtlijn gaat moet elke lidstaat ze omzetten in nationaal recht en behoudt ze daarbij een zekere vrijheid. De richtlijn legt de lidstaten op in hun wetgeving een minimum bescherming van bedrijfsgeheimen te voorzien maar de lidstaten kunnen daarbij verder gaan. In het nieuwe ontwerp wordt echter voor het eerst ook opgelegd dat een aantal bepalingen die een beperking kunnen zijn op de rechten van de houders van de bedrijfsgeheimen in de nationale wetgeving moeten worden opgenomen (bvb.: maximale verjaringstermijn van zes jaar).

Dit zijn een aantal van de krachtlijnen van het ontwerp:

Lees meer

De Vlaamse Regulator voor de Media houdt het graag spannend

Reeds een tijdje geleden (op 12 januari jl.) heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een beslissing genomen in een zaak die de Vlaamse tv-omroepen hadden aangespannen tegen Right Brain, een bedrijf dat een systeem voor uitgesteld tv-kijken aanbood. Hieronder volgt een analyse van die beslissing die naar mijn mening op gespannen voet staat met zowel het Mediadecreet als met een eerdere uitspraak van de Antwerpse stakingsrechter. Het is bovendien opmerkelijk dat de VRM een beslissing in een moeilijke zaak zuinig motiveert. Lees meer